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月度信息分析公示(2019年6月)
来源:北京市知识产权维权援助中心 更新时间:2019年07月18日  浏览次数

  商标权转让风险防范

  近日,我中心接到企业关于商标权转让的相关咨询,主要问题是:在商标权转让的过程中,除进行商标权变更登记外,是否还有其他注意事项。

  商标权转让是指商标权人依照法定程序,将其所有的注册商标转让给他人的行为[1]。本文将就商标权转让风险防范作简要分析。

  一、商标转让的优势

  (一)新申请商标存在一定的不确定性

  我国商标权的取得注册商标专用权是以申请在先为原则。一般情况下,他人只要抢先在某一商品或服务上注册了相同或者近似商标,他人便无法在相同或类似商品或服务上通过注册获得相同或近似商标。近年来,随着商标申请量逐年上升,基础商标注册量已突破两千万,但优质的商标资源是有限的, 且由于商标近似判断的复杂性以及事先检索存在的盲区,新申请商标存在被驳回风险,具有较大的不确定性。因此,通过转让获取注册商标专用权无疑是一种更便捷高效的方式。

  (二)转让获得商标比注册用时更短

  商标注册的时间与注册流程紧密相关,根据国家知识产权局在2019年第三季度例行发布会上对2019年上半年统计数据公布情况可知,我国商标注册审查周期在5个月左右,商标转让审查周期在4个月左右[2]。从数据可以看出,我国商标权转让的用时短于商标注册的用时,在企业急需获得商标权的情况下,采取直接购买已注册商标并办理权属变更登记,也是一个快速获得商标的途径。

  (三)延续企业自有品牌形象

  实践中,部分企业在注册公司前就会考虑设计LOGO或图形文字作为公司的标识,在选定心仪的标识和设计时,企业没有进行有效的商标检索或及时进行注册就进行商业使用,事后才发现该标识已有在先商标,企业的行为已涉嫌侵权;亦或者伴随企业发展,新增业务范围已超出原注册商标核准使用的商品或服务类别,而拓展业务的范围已存在在先商标。发生上述两种情形时,企业可考虑与在先商标权人协商,通过转让获得商标权,避免改换商标进而影响企业的发展甚至影响到企业的商誉。

  二、商标转让需要注意的风险点

  (一)商标权的法律状态

  1.被转让的商标权是否有效

  企业或者个人在发现需要受让的注册商标后,应当及时在中国商标网上查询该商标的法律状态,确定该商标是否为有效商标,如商标仍在有效期内,再进一步查询该商标的权利状态是否稳定,是否属于恶意注册,是否存在被撤销、被注销、被宣告无效的风险。

  2.被转让的商标是否处于被许可状态

  商标是一种无形财产,在法律允许的范围内可以根据商标权人的意志自由转让,根据《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第20条规定,注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力,但商标使用许可合同另有规定的除外。如被转让的商标处于被许可使用状态,受让双方需要在转让合同中明确相关事项并达成协议,避免日后发生纠纷,影响受让人行使商标权。

  3.被转让商标是否被质押

  《商标法实施细则》第70条规定:“以注册商标专用权出质的,出质人与质权人应当签订书面质权合同,并共同向商标局提出质权登记申请,由商标局公告。”转让商标权前,受让人需要及时查清被转让商标的质押登记情况。根据我国担保法规定,注册商标专用权出质后,出质人原则上不得转让商标,但经出质人与质权人协商同意的可以转让。

  (二)商标权的权利状态

  1.商标权转让人是否为注册商标所有人

  商标权转让一般需要双方当事人协商一致并签订转让协议(合同),受让人在转让时必须要明确合同相对方是否有转让该商标的主体资格,如转让人不是注册商标所有人,受让人需明确合同相对人是否有权代理注册商标所有人处分其商标权。2010年苹果公司与深圳唯冠“ipad”商标权属纠纷案,就与权利转让前未厘清商标权的归属有关。

  2.被转让的商标是否为共有商标

  《商标法》第5条规定:两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,共同享有和行使该商标专用权。共有商标的处分是基于民事财产共有制度,如被转让的商标为共有商标,相关商标的转让协议必须经过所有共有人同意才会生效。

  3.被转让商标是否被重复转让

  现实中存在商标权人重复转让商标权的行为,商标权人可能与多个受让人签订商标权转让合同,由于合同内容均系当事人真实的意思表示,均为有效合同,但因为商标的唯一性,商标权转让不可能全部得以履行,一般来说,优先完成商标权转让登记手续并获得商标局公告的一方取得被转让商标所有权。受让人除了在转让合同中对此作明确约定外,在商标权转让前还应及时查看被转让商标是否有被转让信息,同时尽快完成转让手续。

  (三)相似或相近商标的一并转让

  根据《商标法》第42条第2款,“转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。”由于在同一种或者近似商品上使用相同或近似商标的,容易造成消费者的混淆和误解,降低商标的指向功能,降低商品的表示度甚至可能影响商家的商誉,所以受让人应当在转让时要求转让人一并转让相同或类似商品或服务上的相同或近似商标。

  (四)签署转让协议后需要办理转让手续

  1.及时提交商标转让申请

  《商标法》第42条第1款和第4款规定:“转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。……转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”由此可知,转让人与受让人仅签订转让协议的,虽然协议有效,但商标权并未实际发生转移。双方当事人在签订商标权转让协议后应及时到商标局办理变更登记,确保商标权转让行为的有效性。

  2.随时关注商标转让流程

  在转让过程中,有可能出现提交的材料不合格、不全面,需要补正的情况。如果通过代理机构办理商标转让,应通过代理机构及时了解转让状态。如果自行进行转让,则要确保所提供的收件地址能够及时收到商标局寄出的各类文书,避免错过重要文书。

  维权中心提示:商标是企业品牌和企业文化的重要组成部分。商标权转让已成为企业快速获得商标权的方式之一。在企业选择通过受让方式获得商标时,一定要了解相关风险点,减少日后发生纠纷的可能。同时,受让人还需要注意转让人提交证明材料的真实性,必要时可以对商标转让行为进行公证,避免后期产生不必要的纠纷。(维权中心 虎舒婷)

  [1] 吴汉东主编:《知识产权法通识教材》,知识产权出版社2006年版,第152页。

  [2]《国家知识产权局发布2019年上半年数据:主要指标符合预期 综合实力稳步提升》,http://www.cnipa.gov.cn/xwfb/1140491.htm

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